Anmerkung zu:EuGH, Urteil vom 11.04.2019 - C-690/17
Autor:Marianne Grabrucker, Vors. Ri'inBPatG a.D.
Erscheinungsdatum:23.05.2019
Quelle:juris Logo
Normen:EUV 2017/1001, EGV 207/2009, EGRL 95/2008
Fundstelle:jurisPR-WettbR 5/2019 Anm. 1
Herausgeber:Jörn Feddersen, RiBGH
Zitiervorschlag:Grabrucker, jurisPR-WettbR 5/2019 Anm. 1 Zitiervorschlag

Rechte des Inhabers einer Testsiegel-Individualmarke („ÖKO-TEST“)



Orientierungssatz zur Anmerkung

Der Inhaber einer bekannten Testsiegel-Individualmarke kann nicht wegen Verletzung dieser Dienstleistungsmarke nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und b vorgehen, wenn sie ohne seine Zustimmung auf der Verpackung einer Ware verwendet wird. Er hat aber möglicherweise Ansprüche nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der VO Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 2 der MRRL 2008/95.



A.
Problemstellung
Die hier besprochene Entscheidung befasst sich mit der Auslegung von Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26.02.2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) und von Art. 5 der Richtlinie 2008/95/EG (ABl. 2008, L 299, S. 25) im Zusammenhang mit der Verwendung von Testsiegel-Marken: Verletzt die Verwendung von Waren-Testsiegeln durch Warenhersteller Rechte des Testsiegelinhabers, wenn keine Lizenzvereinbarung zwischen Testsiegelinhaber und Warenhersteller besteht? Das Problem einer erfolgreichen Verletzungsklage nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 liegt in der fehlenden Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Dienstleistung „Vornahme von Warentests“ und dem Produkt „Druckereierzeugnisse“ einerseits und dem mit dem Siegel beworbenen Produkt (hier: Zahncreme) andererseits. Weiter war auch zu klären, ob ein Testsiegel vom Verbraucher überhaupt als eingetragene Marke wahrgenommen wird und deshalb Bekanntheitsschutz in Betracht kommt.


B.
Inhalt und Gegenstand der Entscheidung
Der ÖKO-TEST-Verlag prüft ohne Absprache mit den Warenherstellern Waren in Tests auf ihre Leistung, Inhaltsstoffe und Eignung zum bestimmungsmäßigen Zweck und publiziert in seinen in Deutschland vertriebenen Zeitschriften diese Ergebnisse. Seit 2012 ist der Verlag Inhaber von Unionsmarken folgenden Aussehens:
Abbildung
Die Marken sind registriert für „Druckerzeugnisse, Durchführung von Tests, Bereitstellung von Informationen und Verbraucherberatung“. Der Markeninhaber wählt die zu testenden Produkte aus und veröffentlicht seine Bewertung aufgrund von ihm gewählter Parameter in seiner Zeitschrift. Aufgrund eines entgeltlichen Lizenzvertrages kann der Hersteller auf seinen Waren das Testsiegel mit dem Ergebnis der Prüfung anbringen. Dieser Lizenzvertrag endet, sobald ein neuer Test für die betreffende Ware durchgeführt worden ist oder eine nachfolgende neue Ware auf den Markt kommt. Der Verletzungsbeklagte stellt Zahncremes der Serie „Aminomed“ her. 2005 wurde die „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme“ von der Inhaberin des Testsiegels geprüft und mit „sehr gut“ bewertet. Ein Lizenzvertrag wurde abgeschlossen. 2014 wurde vom Beklagten eine neue Zahncreme „aminomed“ in neuer Verpackung mit dem Testsiegel, jedoch ohne vorangegangenen Test, vertrieben.
Im Klageverfahren gegen die Verwendung des Testsiegels verurteilte das Landgericht den Beklagten zu Unterlassung, Rückruf und Vernichtung. Die ÖKO-TEST-Marken seien verletzt, indem sie das Testsiegel für die Dienstleistungen „Verbraucherinformation und -beratung“ verwendet habe, die zu den von der Marke geschützten Dienstleistungen gehörten. Im Berufungsverfahren dagegen legte das OLG Düsseldorf dem EuGH Fragen vor. Es ging davon aus, dass der Lizenzvertrag ausgelaufen sei, weshalb ein mit den ÖKO-TEST‑Marken identisches oder ihnen ähnliches Zeichen ohne Zustimmung im geschäftlichen Verkehr verwendet worden sei. Es sei aber unklar, ob sich der Kläger auf sein ausschließliches Recht nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. a oder b der VO Nr. 207/2009, Art. 5 Abs. 1 der MRRL 2008/95 berufen könne. Das Zeichen, das mit den ÖKO-TEST-Marken identisch oder ihnen ähnlich sei, sei vom Beklagten nämlich auf Waren – Zahnpasta – angebracht worden, die mit den Waren, für die die ÖKO-TEST-Marken eingetragen seien – Druckerzeugnisse –, weder identisch noch ihnen ähnlich seien. Möglicherweise käme hier Art. 9 Abs. 1 Buchst. c VO Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 2 der MRRL 2008/95 zur Anwendung. Aber auch dabei bestehe das Problem, dass das als Marke eingetragene Testsiegel zwar als solches im gesamten Bundesgebiet bekannt sei, jedoch nicht als eingetragene Marke. Die Fragen lauteten:
„1. Stellt es eine rechtsverletzende Benutzung i.S.d. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 oder Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 dar, wenn
a) die Individualmarke auf einer Ware angebracht ist, für die die Individualmarke nicht geschützt ist,
b) die Anbringung der Individualmarke durch einen Dritten vom Verkehr als sogenanntes Testsiegel verstanden wird, also in dem Sinne, dass die Ware von einem nicht unter Kontrolle des Markeninhabers stehenden Dritten hergestellt und in den Verkehr gebracht wurde, der Markeninhaber diese Ware aber auf bestimmte Eigenschaften hin getestet und aufgrund dessen mit einem bestimmten, in dem Testsiegel vermerkten Ergebnis bewertet hat,
c) und die Individualmarke u. a. für „Verbraucherinformation und ‑beratung bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen, insbesondere unter Verwendung von Test- und Untersuchungsergebnissen sowie mittels Qualitätsurteilen“ eingetragen ist?
2. Sollte der Gerichtshof die Frage zu Nr. 1 verneinen:
Stellt es eine rechtsverletzende Benutzung i.S.d. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 oder des Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 dar, wenn
• die Individualmarke nur als – unter Nr. 1 beschriebenes – Testsiegel bekannt ist und
• die Individualmarke vom Dritten als Testsiegel verwendet wird?“
Der EuGH betrachtete in seiner Antwort auf die erste Frage, die sich eigentlich lediglich auf Art. 9 Abs. 1 Buchst. b VO Nr. 207/2009 bezogen hatte, auch Buchstabe a und stellte fest, dass dieser nur auf Fälle doppelter Identität zutreffe. Hingegen beziehe sich der vorgelegte Fall auf nicht identische Waren und Dienstleistungen. Zwar könne die Benutzung des Zeichens durch den Dritten zur Identifizierung der Waren des Inhabers der Marke ausnahmsweise unter diese Bestimmungen fallen, wenn diese Waren gerade Gegenstand der von diesem Dritten erbrachten Dienstleistungen sind. Im vorliegenden Fall habe jedoch die Anbringung der ÖKO-TEST-Marke weder die Dienstleistung zur „Verbraucherinformation und -beratung“ im Sinne einer bestehenden wirtschaftlichen Tätigkeit zum Gegenstand noch bewirke sie diese. Es gebe auch keinen Anschein, dass der Beklagte sich durch Anbringung des Zeichens in den Augen der Öffentlichkeit als Fachmann für den Bereich des Warentests darstellen wolle oder dass eine spezifische und unlösbare Verbindung zwischen der beiderseitigen wirtschaftlichen Tätigkeit bestehe. Vielmehr solle die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf die Qualität dieser Zahncreme gelenkt und der Verkauf der neuen Zahnpasta gefördert werden. Verwechslungsschutz gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b VO Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der MRRL 2008/95 entfalle, wenn keine Ähnlichkeit bzw. Vergleichbarkeit zwischen den Waren oder den Dienstleistungen des Dritten und denjenigen, für die die Marke eingetragen ist, bestehe. Der EuGH stellt fest, dass der Inhaber einer aus einem Testsiegel bestehenden Individualmarke, die für Druckerzeugnisse und Dienstleistungen eingetragen ist, die in der Durchführung von Tests und der Bereitstellung von Informationen sowie der Verbraucherberatung bestehen, nur Dritte und Mitbewerber in Anspruch nehmen könne, deren Tätigkeit sich auf identische oder ähnliche Dienstleistungen oder Waren beziehe, nicht aber Hersteller getesteter Verbrauchsgüter, die das mit dieser Marke identische oder ihr ähnliche Zeichen auf diesen Verbrauchsgütern anbringen. Dieses Ergebnis führe auch zu keiner Einschränkung des Schutzes der Individualmarkeninhaber von Testsiegeln in unlauterer Weise. Das durch die Marke verliehene ausschließliche Recht sei nämlich nicht absolut, da der Unionsgesetzgeber den Umfang dieses Rechts exakt eingegrenzt habe. Dies gelte umso mehr, als der Unionsgesetzgeber die Markenregelung in der EU dadurch vervollständigt habe, dass er in den Art. 74a ff. der Verordnung Nr. 207/2009, jetzt Art. 83 ff. der Verordnung 2017/1001, die Möglichkeit vorgesehen habe, bestimmte Zeichen als Unionsgewährleistungsmarke eintragen zu lassen.
Zur zweiten Frage führt der EuGH aus, dass es bei Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der VO Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 2 der MRRL 2008/95 nicht auf die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ankomme. Ausschlaggebend sei, ob die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marken in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werde. (EuGH, Urt. v. 22.09.2011 - C-323/09 „Interflora“; EuGH, Urt. v. 20.07.2017 - C-93/16 „Ornua“). Zum Zweifel der Vorlage, ob dies auch gelte, wenn die deutschen Verbraucher die Marke nur als das Testsiegel kennen, aber dessen Eigenschaft als eingetragene Marke nicht „bekannt“ sei und darüber hinaus die Anbringung des Zeichens als Anzeige eines Testsiegels, nicht aber als markenmäßige Benutzung dieses Siegels angesehen werde, stellte der EuGH fest, dass der Begriff „bekannt“ in Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c VO Nr. 207/2009, Art. 5 Abs. 2 der MRRL 2008/95 einen gewissen Grad an Bekanntheit bei einem bedeutenden Teil des angesprochenen Publikums verlange (EuGH, Urt. v. 06.10.2009 - C-301/07 „PAGO International“; EuGH, Urt. v. 03.09.2015 - C-125/14 „Iron & Smith“). Die „Wertschätzung“ der ÖKO-TEST-Marken hänge also davon ab, ob dieses Publikum das Zeichen auch „als Testsiegel“ kennt. Es müsse dem Publikum nicht bekannt sein, dass das Testsiegel eine eingetragene Marke ist. Es genüge auch, wenn diese Marke – wie im Streitfall vom Berufungsgericht festgestellt – in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets bekannt sei. Daraus sei zu folgern, dass die ÖKO-TEST-Marken Wertschätzung i.S.v. Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der VO Nr. 207/2009, Art. 5 Abs. 2 der MRRL 2008/95 genössen und demzufolge die Klägerin den erweiterten Schutz für sich in Anspruch nehmen könne. Es verbleibe dem vorlegenden Gericht zu prüfen, ob die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung dieser Marken in unlauterer Weise ausgenutzt oder diese Unterscheidungskraft oder Wertschätzung beeinträchtigt wurde und dies ohne „rechtfertigenden Grund“ geschehen sei.


C.
Kontext der Entscheidung
Dieses Urteil steht im Kontext der vorangegangenen Entscheidungen des EuGH zur Verwendung von Gütezeichen und Kollektivmarken (EuGH, Urt. v. 08.06.2017 - C-689/15 „Gözze/VBB“; EuGH, Urt. v. 20.09.2017 - C-673/15 P „The Tea Board/EUIPO“). Sie ist als ein weiterer Schritt in der Abgrenzung zwischen den „Individual-Testsiegelmarken“ und der neuen Gewährleistungsmarke zu sehen. Auch wenn diese Entscheidung des EuGH noch nach dem Recht vor der Reform erging, so ist doch der Gedanke aufgegriffen und folgerichtig fortgesetzt worden, dass „testen und prüfen“ eigene Dienstleistungen darstellen, die den getesteten Waren nicht ähnlich sind. Wichtig ist der Hinweis des EuGH auf die neue Markenform der Unionsgewährleistungsmarke gemäß den Art. 83 ff. der Verordnung 2017/1001.


D.
Auswirkungen für die Praxis
Die bisherigen Inhaber von Testsiegelmarken haben nun Klarheit, wie sie mit diesen Schutzrechten gegen die unerlaubte Verwendung ihrer Marken durch Dritte vorgehen können. Auch für die Gewährleistungsmarke lässt sich die Schlussfolgerung ableiten, dass eine strikte Trennung zwischen der Dienstleistung und den Waren vorzunehmen ist und folglich im Falle der Gewährleistungsmarke keine Ansprüche aus Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009, Art. 5 Abs. 2 der MRRL 2008/95 abzuleiten seien – wie von Gewährleistern in Diskussionen angedacht.


E.
Weitere Themenschwerpunkte der Entscheidung
Der EuGH betont erneut den Charakter der Marke als positives Eigentumsrecht, das nur aufgrund gesetzlicher und verhältnismäßiger Angaben eingeschränkt werden dürfe (vgl. dazu bereits EuGH, Urt. v. 30.01.2019 - C-220/17 mit Anm. Grabrucker in jurisPR-WettbR 4/2019 Anm. 1).



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