Anmerkung zu:BGH 1. Zivilsenat, Urteil vom 07.03.2019 - I ZR 195/17
Autor:Annette Wille, Ri'inOLG
Erscheinungsdatum:22.08.2019
Quelle:juris Logo
Norm:§ 14 MarkenG
Fundstelle:jurisPR-WettbR 8/2019 Anm. 1
Herausgeber:Jörn Feddersen, RiBGH
Zitiervorschlag:Wille, jurisPR-WettbR 8/2019 Anm. 1 Zitiervorschlag

Modellname: Artikelbezeichnung oder (Zweit-)Marke?



Leitsätze

SAM
1. Eine markenrechtsverletzende Benutzung eines Zeichens für Waren oder Dienstleistungen setzt voraus, dass ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs in einem Zeichen den Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen sieht. Die Tatsache, dass ein Zeichen vom angesprochenen Verkehr als Marke und damit als Herkunftshinweis erkannt wird, muss anhand der Umstände des Einzelfalls positiv festgestellt werden. Für die Annahme einer kennzeichenmäßigen Verwendung genügt es nicht, dass das Zeichen originär unterscheidungskräftig ist und die konkrete Verwendung im Hinblick auf die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen nicht glatt beschreibend erfolgt. (Rn. 41)
2. Ist es in einer Branche (hier: Bekleidungssektor) üblich, bestimmte Zeichen (hier: Vornamen) als Modellbezeichnungen zu verwenden, kann ihre Anbringung an der Ware selbst oder auf Etiketten vom angesprochenen Verkehr als Herkunftshinweis verstanden werden. Erfolgt die Benutzung eines solchen Zeichens in einem Verkaufsangebot, ist dessen Gestaltung in seiner Gesamtheit in den Blick zu nehmen. Dabei kommt ein Verständnis dieser Modellbezeichnung als Herkunftshinweis umso eher in Betracht, je bekannter die Herstellermarke ist. Ist weder der Hersteller noch die Modellbezeichnung selbst bekannt, kann die konkrete Art der Verwendung der Modellbezeichnung dafür sprechen, dass der Verkehr sie als Marke auffasst. (Rn. 52)



A.
Problemstellung
In der Textilbranche werden Bekleidungsstücke innerhalb einer Kollektion häufig mit Modellbezeichnungen, auch in Form von Vornamen, versehen. Die Modellbezeichnungen werden – oftmals im Zusammenhang mit der Herstellerbezeichnung – auf den Kleidungsstücken, in Verkaufsangeboten oder in der Werbung benutzt. Hierdurch sehen sich Inhaber solcher Marken beeinträchtigt, die für Bekleidungsstücke registriert sind und mit den Modellbezeichnungen übereinstimmen oder ihnen ähneln. Der BGH hatte zu entscheiden, ob in der Verwendung derartiger Modellbezeichnungen eine Markenverletzung zu sehen ist. Dabei hat er sich insbesondere der Frage gewidmet, unter welchen Voraussetzungen eine Modellbezeichnung als Kennzeichen – etwa im Sinne einer Zweitmarke – verwendet wird.


B.
Inhalt und Gegenstand der Entscheidung
I. Die Klägerin ist Inhaberin der für Bekleidungsstücke eingetragenen Wortmarke „SAM“. Die Beklagte, eine führende Anbieterin von Markenmode für Herren, bot in einem ihrer Online-Shops Jeanshosen unter der Bezeichnung „EUREX BY BRAX“ an. Unter der entsprechenden blickfangmäßigen Überschrift fand sich ein Text, in dem die Jeanshose vorgestellt wurde. Im Anschluss daran folgte die Angabe „Modell: Sam“ und darunter eine stichwortartige Auflistung von Produktmerkmalen wie „Details“, „Verschluss“, „Obermaterial“ und „Farbe“.
Die Klägerin hat in der Modellbezeichnung „Sam“ eine ihre Marke verletzende Zeichenbenutzung gesehen. Sie hat die Beklagte auf Unterlassung und Ersatz von Abmahnkosten in Anspruch genommen. Das Landgericht hat dem Unterlassungsantrag stattgegeben und den Zahlungsantrag abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten gegen ihre Verurteilung zur Unterlassung zurückgewiesen und der Klägerin auf ihre Anschlussberufung die Abmahnkosten zugesprochen. Die Revision der Beklagten hatte Erfolg und führte zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
II. Nach der Beurteilung des BGH tragen die tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts nicht die Annahme, dass die Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG gegeben sind.
Der BGH hat wie das Berufungsgericht angenommen, die Beklagte habe das Zeichen „Sam“ im geschäftlichen Verkehr für Waren benutzt, die in den Schutzbereich der Klagemarke fallen. Er hat ferner die Bewertung des Berufungsgerichts für zutreffend gehalten, dass der Klagemarke ausschließlich das – von der Kennzeichnung „EUREX BY BRAX“ räumlich abgesetzte – Zeichen „Sam“ gegenüberzustellen und dieses mit der Marke „SAM“ ungeachtet der abweichenden Groß- und Kleinschreibung identisch sei.
Der BGH hat jedoch nicht die Einschätzung des Berufungsgerichts gebilligt, durch die Benutzung des Zeichens „Sam“ werde die Herkunftsfunktion der Klagemarke beeinträchtigt. Hierzu genüge nicht die Feststellung, dass die Bezeichnung „Sam“ originär unterscheidungskräftig und nicht rein beschreibend verwendet worden sei. Vielmehr müsse anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Kennzeichnungsgewohnheiten im Bekleidungssektor festgestellt werden, dass der vom Internetangebot angesprochene Durchschnittsverbraucher in dem als Modellbezeichnung gewählten Vornamen einen Hinweis auf einen bestimmten Hersteller der angebotenen Jeanshose sehe. Diese Annahme liege nahe, wenn die Modellbezeichnung als solche bekannt oder sie mit einer bekannten Marke identisch sei. Andernfalls sei für die Prüfung, ob die Modellbezeichnung als Herkunftshinweis verstanden werde, auf die konkrete Art ihrer Benutzung im Verkaufsangebot abzustellen. Dabei könne für eine markenmäßige Verwendung sprechen, wenn das Zeichen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hersteller- oder Dachmarke platziert oder in besonderer Weise hervorgehoben sei.
Da das Berufungsgericht nicht anhand der konkreten Umstände des Streitfalls geprüft hatte, ob der angesprochene Verkehr die im Online-Angebot präsentierte Modellbezeichnung „Sam“ als Marke ansieht, hat der BGH die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen.


C.
Kontext der Entscheidung
Eine Markenverletzung setzt voraus, dass die Benutzung des in Rede stehenden Zeichens eine der Marke zukommende Funktion beeinträchtigen kann. Hierzu zählt vor allem die Hauptfunktion einer Marke, gegenüber dem angesprochenen Verkehr die Herkunft der gekennzeichneten Ware aus einem bestimmten Unternehmen zu gewährleisten. Die Verletzung der Herkunftsfunktion einer Marke kommt nur in Betracht, wenn das betreffende Zeichen markenmäßig bzw. als Marke verwendet wird, also aus Sicht des angesprochenen Verkehrs der Unterscheidung der Waren eines Unternehmens von den Waren eines anderen Unternehmens dient.
I. Eine markenmäßige Verwendung scheidet aus, wenn das Zeichen vom angesprochenen Verkehr ausschließlich als Beschreibung der Ware oder ihrer Eigenschaften aufgefasst wird, sich also aus seiner Sicht in einer Sachangabe erschöpft. Dafür reicht es nicht aus, dass das Zeichen beschreibende Anklänge an eine Sachangabe aufweist (BGH, Urt. v. 03.11.2016 - I ZR 101/15 Rn. 26, 32 - GRUR 2017, 520 „MICRO COTTON“). Gegen eine rein beschreibende Benutzung kann sprechen, dass das Zeichen blickfangmäßig herausgestellt oder anderweitig hervorgehoben wird (BGH, Urt. v. 09.02.2012 - I ZR 100/10 Rn. 19 - GRUR 2012, 1040 „pjur/pure“; BGH, Urt. v. 03.11.2016 - I ZR 101/15 Rn. 26, 32 - GRUR 2017, 520 „MICRO COTTON“).
II. Wird ein Zeichen nicht rein beschreibend benutzt, folgt daraus nicht ohne weiteres, dass es markenmäßig verwendet wird. Der BGH hat in der Entscheidung „SAM“ klargestellt, dass in jedem Einzelfall anhand der individuellen Umstände positiv festgestellt werden muss, ob der angesprochene Verkehr in dem Zeichen einen Hinweis auf die Herkunft des darunter angebotenen Produkts aus einem bestimmten Unternehmen sieht. Bei einer Modellbezeichnung ist vor allem zu prüfen, ob sie lediglich der Individualisierung und Unterscheidung von Bekleidungsstücken innerhalb einer Kollektion dient oder ob sie aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers einen weitergehenden Hinweis auf die unternehmerische Herkunft des gekennzeichneten Kleidungsstücks enthält. Die Sichtweise des Durchschnittsverbrauchers wird davon beeinflusst, an welcher Stelle er bei Waren der entsprechenden Branche üblicherweise Kennzeichnungsmittel vorfindet, und durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der ihm die Modellbezeichnung gegenübertritt.
Der BGH hat bereits in früheren Entscheidungen – auch im Hinblick auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in der Bekleidungsbranche – Kriterien angeführt, die für oder gegen die markenmäßige Verwendung eines Zeichens sprechen können. Diese Kriterien greift der BGH in der Entscheidung „SAM“ auf und präzisiert sie für Modellbezeichnungen. Die Entscheidung „SAM“ ist Grundlage für die kurz danach ergangene Entscheidung des BGH zur Frage, ob der Durchschnittsverbraucher die Modellbezeichnung „MO“ als Herkunftshinweis auffasst (vgl. BGH, Urt. v. 11.04.2019 - I ZR 108/18). Für die Prüfung, ob eine Modellbezeichnung vom angesprochenen Verkehr als Marke angesehen wird, können im Einzelfall folgende Gesichtspunkte relevant werden:
1. Von Bedeutung kann die Modellbezeichnung selbst sein. Ist sie als solche bekannt, wird der Verkehr in ihr umso eher einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sehen (BGH, Urt. v. 07.03.2019 - I ZR 195/17 Rn. 53 - GRUR 2019, 522 „SAM“; BGH, Urt. v. 11.04.2019 - I ZR 108/18 Rn. 34). Eine Verwendung als Marke liegt auch nahe, wenn die Modellbezeichnung mit einer bekannten Marke identisch ist, weil der Verkehr dann keinen Anlass hat, nur die Klagemarke als herkunftshinweisend anzusehen (vgl. BGH, Urt. v. 21.10.2015 - I ZR 23/14 Rn. 38 - GRUR 2016, 197 „Bounty“). Handelt es sich bei der Modellbezeichnung dagegen um einen besonders häufig vorkommenden Vornamen, der dem angesprochenen Verkehr als Artikelbezeichnung diverser Hersteller begegnet, wird er darin eher keinen Herkunftshinweis sehen (BGH, Urt. v. 20.03.1970 - I ZR 7/69 - GRUR 1970, 552, 553 „Felina-Britta“; BGH, Urt. v. 26.11.1987 - I ZR 123/85 - GRUR 1988, 307, 308 „Gaby“; BGH, Urt. v. 07.03.2019 - I ZR 195/17 Rn. 43, 48 - GRUR 2019, 522 „SAM“).
2. Bedeutsam kann auch sein, ob und wie die Modellbezeichnung zusammen mit der Herstellerbezeichnung verwendet wird. Im Modebereich sieht der Verkehr wegen seines gesteigerten Markenbewusstseins in einer vorangestellten oder hervorgehobenen Bezeichnung häufig die Herstellerangabe und damit den Herkunftshinweis (BGH, Beschl. v. 18.04.1996 - I ZB 3/94 - GRUR 1996, 774, 775 „falke-run/LE RUN“; BGH, Urt. v. 11.04.2019 - I ZR 108/18 Rn. 38). Eine Verwendung (auch) der Modellbezeichnung als Marke kommt in Betracht, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Herstellermarke verwendet wird (BGH, Urt. v. 07.03.2019 - I ZR 195/17 Rn. 54 - GRUR 2019, 522 „SAM“; BGH, Urt. v. 11.04.2019 - I ZR 108/18 Rn. 35). In einem solchen Fall ist der Verkehr – sofern er in Hersteller- und Modellbezeichnung kein einheitliches zusammengesetztes Zeichen sieht – an das Vorliegen von zwei eigenständigen Kennzeichen nach Art einer Haupt- und einer Zweitmarke gewöhnt (vgl. BGH, Urt. v. 08.02.2007 - I ZR 71/04 Rn. 14 f. - GRUR 2007, 592 „bodo Blue Night“). Sind Herstellerangabe und Modellbezeichnung Bestandteil einer längeren Zeichenfolge, liegt es dagegen – vor allem, wenn die Zeichenfolge auch Buchstaben und Zahlen enthält – nahe, dass der Verkehr allein in der vorangestellten Herstellerangabe den Herkunftshinweis sieht (vgl. BGH, Urt. v. 11.04.2019 - I ZR 108/18 Rn. 39).
3. Wird die Modellbezeichnung an dem Bekleidungsstück angebracht, kann es für eine markenmäßige Verwendung darauf ankommen, an welcher Stelle und auf welche Art das Zeichen auf oder am Kleidungsstück platziert ist. Befindet sich die Modellbezeichnung auf einem an der Innenseite eingenähten Etikett, wo üblicherweise eine Kennzeichnung angebracht ist, wird der angesprochene Verkehr darin regelmäßig einen Herkunftshinweis sehen. Gleiches kommt in Betracht, wenn sich die Modellbezeichnung auf einem am Bekleidungsstück befestigten Verkaufsetikett befindet. Dagegen liegt eher ein dekoratives Element vor, wenn sich eine Modellbezeichnung nach Art eines Musters auf der (gesamten) Außenseite des Kleidungsstücks befindet (vgl. BGH, Urt. v. 10.11.2016 - I ZR 191/15 Rn. 26 - GRUR 2017, 730 „Sierpinski-Dreieck“).
4. Bei einem Einsatz der Modellbezeichnung auf der Warenverpackung, in Verkaufsunterlagen oder in der Werbung kommt ihre Verwendung als Marke insbesondere in Betracht, wenn sie schriftbildlich oder grafisch hervorgehoben oder anderweitig blickfangmäßig herausgestellt ist (BGH, Urt. v. 09.02.2012 - I ZR 100/10 Rn. 19 - GRUR 2012, 1040 „pjur/pure“; BGH, Urt. v. 03.11.2016 - I ZR 101/15 Rn. 30 - GRUR 2017, 520 „MICRO COTTON“). Die Platzierung der Modellbezeichnung an einer eher unauffälligen Stelle innerhalb der Angebotsbeschreibung spricht dagegen in der Regel gegen eine markenmäßige Verwendung (BGH, Urt. v. 07.03.2019 - I ZR 195/17 Rn. 54 - GRUR 2019, 522 „SAM“; BGH, Urt. v. 11.04.2019 - I ZR 108/18 Rn. 35).


D.
Auswirkungen für die Praxis
Die Frage, ob für Kleidungsstücke gewählte Modellbezeichnungen markenrechtlich angreifbar sind, kann nicht generell beantwortet werden. Möchte ein Modeunternehmen dieses Risiko verringern, sollte es davon absehen, die Modellbezeichnung am Kleidungsstück selbst anzubringen. Zudem sollte es in den Angebots- und Verkaufsunterlagen die Modellbezeichnung von der Herstellerbezeichnung deutlich absetzen, für sie ein möglichst unauffälliges Schriftbild wählen und sie in die Beschreibung von Warenmerkmalen einbetten.



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